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Décision

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Placements 1360 inc. c. J. Benny inc.

2014 QCCS 1952

JM2455

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-067163-116

 

 

DATE :

 7 MAI 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Gary D.D. Morrison, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

LES PLACEMENTS 1360 INC.

Requérante

c.

J. BENNY INC.

Intimée principale

et

9199-4566 QUÉBEC INC.

et

LES ENTREPRISES GILLES BENNY INC.

et

BENNY MONTRÉAL-NORD INC.

et

BENNY FABREVILLE INC.

et

9199-4590 QUÉBEC INC.

et

BENNY ANJOU INC.

et

9125-3484 QUÉBEC INC.

et

9162-7562 QUÉBEC INC.

et

9199-4400 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous

la raison sociale de BENNY BBQ BLAINVILLE INC.)

et

9211-8645 QUÉBEC INC.

et

9199-4376 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous

la raison sociale de BENNY AUTEUIL INC.)

et

BENNY & CO INC.

et

BENNY ET FRÈRES INC.

et

9247-6670 QUÉBEC INC.

et

RÔTISSERIE DE REPENTIGNY INC.

et

RÔTISSERIE BENNY 341 INC.

et

LES RÔTISSERIES R.J.P. INC.

et

RÔTISSERIE ST-LUC INC.

            Intimées

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

1-           INTRODUCTION

[1]           Le Tribunal doit disposer d’une requête en injonction interlocutoire de la Requérante, Les Placements 1360 Inc. (« Rôtisseries Benny »).  Elle prétend que l’utilisation par les Intimées de toute marque de commerce comprenant l’expression « Benny & Co » contrevient à ses droits.

[2]           La demande soulève deux (2) recours, l’un basé sur la Loi sur les marques de commerce[1] et l’autre sur l’art. 1474 C.C.Q.[2].

[3]           L’Intimée « J. Benny inc. » conteste la requête, prétendant avoir le droit d’utiliser  « Benny & Co » sans contrevenir aux droits de Rôtisseries Benny.

2-           CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL

[4]           Les dirigeants des compagnies en litige, sont tous[3] des descendants de William Benny, le fondateur de Benny Bar-B-Q. 

[5]           Rôtisseries Benny est active, commençant avec sa version anglaise, depuis 1963 dans la restauration rapide.  En 1980, par lettres patentes supplémentaires, est née la nouvelle dénomination, en français, « Les Rôtisseries Benny inc. ».  Elle se spécialise dans le poulet rôti, préparé de la façon barbecue.  Elle vend également des mets d’accompagnement d’usage et des breuvages.  Elle n’a que des comptoirs pour apporter et des véhicules pour la livraison.  Elle sert une clientèle qui se trouve principalement dans le territoire de la Rive-Sud de Montréal.

[6]           Ses trois (3) franchisés opèrent, depuis des années, trois (3) établissements dont un (1) à Saint-Hubert et deux (2) à Longueuil.  De plus, elle est en phase d’ouverture, depuis sa requête, de trois (3) autres établissements[4].  En outre, elle a, depuis 1998, licencié un tiers qui opère un établissement qui se trouve à la halte routière de l’autoroute 40 à Lavaltrie, connu sous le nom de « Rôtisserie Benny Express » plus dessin[5].

[7]           Le président de Rôtisseries Benny est Pierre Benny, fils de Gérard Benny, un des fils du fondateur.

[8]           L’intimée, J. Benny inc., a été constituée le 10 juin 1994.  L’intimée 9098-1654 Québec inc. a été constituée le 22 novembre 2000.  En décembre 2000, il y a eu fusion des deux compagnies dont la tête dirigeante est Jean Benny, fils de Gilles Benny, un autre fils du fondateur.  C’est Gilles Benny qui, en 1960, était à l’origine de l’appareil de rôtisserie commercial.

[9]           Historiquement, le prédécesseur de J. Benny inc. a commencé à opérer dans les années 1960 lorsque Gilles Benny a ouvert un restaurant dans Montréal-Nord sous le nom de « Au Coq Rôti ».  Dans les années 1980, il a ouvert un autre restaurant à Saint-Félix-de-Valois, sous le nom de « Les Rôtisseries au Coq ».

[10]        En 1989, J. Benny inc. a choisi, pour ses restaurants, le nom de « Benny & Plus », et ce en conformité avec le conseil de ses consultants.  Elle voulait « unifier le nom Benny ».  Elle a commencé à discuter avec Pierre Benny de Rôtisseries Benny mais ce dernier ne voulait pas participer au regroupement, malgré qu’il ne s’objectait pas à l’utilisation du nom de « Benny & Plus ».

[11]        Néanmoins, Jean Benny décide de revenir au nom « Au Coq ».

[12]        Mais entre 2003 et 2006, deux autres membres de la famille Benny ouvrent des restaurants Benny, et ce à Rawdon, Saint-Esprit et Joliette.  Rôtisseries Benny n’a jamais été consultée à cet égard[6].

[13]        En 2006, Jean Benny a converti ses enseignes « Au Coq » pour devenir « Benny & Co ».  J. Benny inc. a droit aux marques de commerce « Benny & Co » et « Benny & Co Maîtres Rôtisseurs Depuis 1960 » plus graphique.

[14]        En 2009, elle a débuté un programme de franchises de restaurant « Benny & Co ».

[15]        Selon Rôtisseries Benny, les Intimées contreviennent à ses marques de commerce.  De plus, elle plaide que les Intimées tentent, de mauvaise foi, de créer de la confusion au sein du public.

[16]        Comme conséquence, Rôtisseries Benny demande une injonction interlocutoire contre J. Benny inc.

3-           LE DROIT APPLICABLE AUX INJONCTIONS INTERLOCUTOIRES

[17]        La délivrance de l’ordonnance d’injonction interlocutoire, un recours d’exception, est assujettie aux trois (3) critères suivants :

1)            l’apparence de droit;

2)            l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable; et

3)            le poids relatif des inconvénients.

[18]        Cela dit, le pouvoir de la Cour supérieure du Québec d’accorder une injonction en vertu de l’art. 751 et suivants C.C.Q. est discrétionnaire et, donc, la partie qui le demande doit en outre « démontrer que les circonstances justifient l’octroi d’une telle réparation potentiellement contraignante et qu’il mérite pareille réparation »[7].

[19]        La question principale que le Tribunal doit trancher est la suivante :  Rôtisseries Benny, sur une base interlocutoire, a-t-elle satisfait aux trois (3) critères applicables?  Et dans l’affirmative, est-ce qu’elle mérite pareille réparation dans les présentes circonstances?

4-           ANALYSE

4.1       L’apparence de droit

[20]        Le Tribunal doit évaluer, de façon préliminaire et provisoire, si la partie qui demande l’injonction interlocutoire a démontré, prima facie, une apparence de droit suffisante.  Ce n’est pas au Tribunal, à ce stade, de trancher le débat de manière définitive.

4.1.1.    Les marques et noms commerciaux

[21]        Rôtisseries Benny plaide que l’enregistrement d’une marque de commerce donne le droit exclusif de l’employer[8].  Ce droit exclusif est réputé être violé si une personne non admise à l’employer vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial qui crée de la confusion[9].

[22]        Rôtisseries Benny est titulaire[10] de deux (2) marques de commerce enregistrées[11], soit LMC394413 (Les Rôtisseries Benny avec dessin) et LMC444852 (Les Rôtisseries Benny Express avec dessin), lesquelles sont contestées par J. Benny inc.  Les dessins en question ne comprennent pas l’image d’un coq.

[23]        De plus, elle a produit des demandes en vue de l’enregistrement d’autres marques de commerce[12], lesquelles n’ont pas encore été approuvées.  Une de ces demandes comprend l’image du coq traditionnellement utilisée par Rôtisseries Benny[13].

[24]        Quant à J. Benny inc., ses franchisés utilisaient les marques « Au Coq », « Le Coq Rapide » ou « Benny » et, depuis environ 2009-2010, se sont convertis, de façon uniforme, aux différentes marques de commerce de type « Benny & Co », incluant la marque de commerce graphique « Benny & Co Maîtres Rôtisseurs Depuis 1960 & dessin ».  Une demande pour cette marque de commerce a été déposée mais elle est toujours non enregistrée.

[25]        Existe-t-il, sur une base prima facie, de la confusion?

[26]        À ce stade des procédures, il n’y a pas eu de preuve d’experts.  Cela dit, de la preuve, le seul élément commun entre les différentes marques est le nom « Benny » et la présence du mot « rôtisseries » pour une et « rôtisseurs » pour l’autre.

[27]        Sans autre preuve, le Tribunal est d’avis, à ce stade, que Rôtisseries Benny n’a pas d’apparence de droit en vertu des marques de commerce, étant les mots avec dessin, et ce pour les raisons qui suivent.

[28]        Essentiellement, le seul caractère distinctif inhérent aux marques de commerce de Rôtisseries Benny semble principalement se limiter à l’utilisation des mots « Les Rôtisseries » et « Express » avec le mot Benny présenté en lettrage identifiable.  Selon les deux (2) marques de commerce telles qu’enregistrées, le droit à l’usage exclusif des mots « Rôtisseries » et « Express » en-dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

[29]        À cet égard, ni par ses marques de commerce[14], ni dans sa publicité[15] J. Benny inc. n’utilise « Les Rôtisseries » ou « Express » avec le nom de Benny.  Pourtant, le nom « Benny Express » est utilisé par un tiers, soit la compagnie 9153-3661 Québec inc.[16], laquelle n’est pas liée avec J. Benny inc., du moins selon la preuve à ce stade, et elle n’est pas poursuivie dans le présent cas.  Ce fait parle contre l’existence de la confusion.

[30]        De plus, sans l’opinion d’experts ou les résultats de sondage auprès des consommateurs, les différences qui existent entre les marques semblent être suffisantes pour les distinguer sans effort.  La jurisprudence nous enseigne que même des petites différences permettant à les distinguer peuvent être suffisantes[17].

[31]        Quant à l’utilisation d’un nom de famille comme Benny, les noms de famille n’ont généralement pas de caractère distinctif inhérent[18].  Cela dit, une marque de commerce doit être considérée dans son ensemble et non pas par chaque élément individuellement[19].  À cet égard, les dessins en question n’ajoutent rien à la prétendue confusion.  Le Tribunal est d’avis, à ce stade, qu’ils ne se ressemblent pas. 

[32]        À cet égard, même l’image du coq sur la demande de marque de commerce déposée par Rôtisseries Benny, qui a fait l’objet d’une recherche par le registraire[20], est distincte, sur sa face même, de limage du coq utilisé par J. Benny inc.  Le coq utilisé par Rôtisseries Benny est plus coloré et semble être d’un style plus vieux tandis que le coq utilisé par J. Benny inc. semble être beaucoup plus moderne.  Sans le bénéfice d’expertise à ce stade, le Tribunal est d’avis que l’un ne ressemble pas à l’autre sur le plan visuel.

[33]        Un autre facteur qui mise sur l’apparence de droit quant aux marques de Rôtisseries Benny est l’usage paisible par les tiers.

[34]        Selon Pierre Benny, président de Rôtisseries Benny, cette dernière est prête à laisser d’autres utiliser un nom qui « approche » son nom sans que « ce ne soit le nôtre, loin de chez nous »[21].  Avec respect, la problématique va plus loin.

[35]        Les dénominations « Benny », « Famille Benny », « Chez Benny » et « Benny Express » semblent être utilisées en-dehors du contrôle de Rôtisseries Benny[22].

[36]        En effet, et tel que déjà mentionné, en 1989, Rôtisseries Benny ne s’est pas objectée à l’utilisation de « Benny & Plus » par un regroupement de différents membres de la famille Benny[23].  Son objection s’est limitée à l’utilisation du nom « Les Rôtisseries Benny »[24].  De la preuve, à ce stade, les intimées ne se servent pas de la dénomination « Les Rôtisseries Benny ».

[37]        Si l’utilisation de « Benny & Plus » était acceptable en 1989, il est difficile de comprendre que plus de 20 ans plus tard l’utilisation de « Benny & Co » crée de la confusion et mérite l’émission d’une injonction interlocutoire.

[38]        N’ayant pas agi plus rapidement, soit contre les Intimées, soit contre les tiers, non seulement un tel comportement parle, à ce stade, contre l’urgence et contre la confusion et le caractère distinctif inhérent des marques, mais cela démontre prima facie une certaine approche de laisser-faire qui parle contre le mérite d’une injonction interlocutoire.

[39]        Donc, le Tribunal conclut, à ce stade, que non seulement Rôtisseries Benny n’a pas satisfait à son fardeau de démonstration quant à l’apparence de droit en relation avec ses marques et noms commerciaux mais elle n’a pas non plus démontré que les circonstances justifient une injonction interlocutoire ou qu’elle le mérite.  Le Tribunal n’est pas non plus en mesure, à ce stade, de conclure qu’il existe un droit douteux.  Le juge au fond décidera si la preuve, après enquête, lui permet d’en arriver à une autre conclusion quant à l’émission d’une injonction finale.

4.1.2.    Commercialisation trompeuse

[40]        Selon Rôtisseries Benny, l’art. 7 de la LMC[25] ne s’applique pas seulement aux marques enregistrées mais également à celles non enregistrées et ce, pour interdire certains comportement qui sont susceptibles de tromper le public[26].  De plus, l’art. 1457 C.C.Q. est également applicable pour contrevenir à la commercialisation trompeuse.  Elle se base sur ces deux sources de droit.

[41]        Rôtisseries Benny a-t-elle établi une apparence de droit en raison de la commercialisation trompeuse par J. Benny inc.?

[42]        De la preuve, à ce stade, Rôtisseries Benny connait des chiffres de vente d’environ $14,5 millions, excluant l’établissement à Lavaltrie, et $17,9 millions, incluant Lavaltrie.  Elle plaide qu’elle a connu une croissance, au fil des années, en ventes et en nombre de véhicules de livraison.

[43]        Cela est arrivé malgré l’existence de Benny & Co.  Mais ce n’est pas le test à appliquer.  Ce qui est important est la perte d’achalandage créée par la commercialisation trompeuse qui donne lieu à la confusion du public.

[44]        La preuve, par contre, qu’il existe de la confusion pour les consommateurs est presque inexistante.  Le fait qu’il y ait eu quelques appels téléphoniques de la part de consommateurs qui, semble-t-il, étaient confus entre les parties est insuffisant, même à ce stade.  De plus, la valeur probante de cette preuve de tels appels n’est pas très élevée, vu l’absence de détails et l’absence d’affidavit ou de témoignage par les employés qui ont prétendument reçu les appels.

[45]        En outre, Rôtisseries Benny dessert une région géographique plus limitée dans laquelle ne se trouve aucun établissement de J. Benny Inc. et, donc, la confusion aurait pu être moins problématique.  La crainte de Rôtisseries Benny semble être plus fondée sur l’avenir à cause de la force et la croissance de J. Benny inc.

[46]        La requérante ouvre trois (3) établissements de plus.  J. Benny inc. en ouvre d’autres plus près de la frontière de la région desservie par Rôtisseries Benny.  La collision de leur intérêt géographique est imminente.

[47]        Mais la clientèle des deux (2) parties ne semble pas être identique.  Tel que déjà mentionné, Rôtisseries Benny opère une entreprise de vente au comptoir et de livraison.  Benny & Co a des restaurants avec salle à manger et bar.

[48]        Cela dit, ce qui est essentiel à savoir, même à ce stade, est si la prétendue confusion, s’il y en a, a donné lieu à une perte d’achalandage?

[49]        La preuve, à ce stade, n’amène pas le Tribunal à une réponse affirmative.

[50]        Certes, la jurisprudence québécoise nous enseigne que la violation d’un droit au monopole peut donner lieu à une présomption de perte d’achalandage.  Mais, le Tribunal ne conclut pas, à ce stade, à la violation d’un tel droit.

[51]        Un exemple de prétendu comportement qui constitue une commercialisation trompeuse est l’utilisation de l’expression « Maîtres Rôtisseurs Depuis 1960 ».  Selon Rôtisseries Benny, cela fait référence à son historique et non pas à celui de J. Benny Inc.  Autrement dit, ce n’est que Rôtisseries Benny qui opère depuis les années 1960.

[52]        Avec respect pour l’opinion contraire, le présent cas est loin de la trame factuelle qu’on trouve dans l’arrêt Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.[27] cité par la Requérante.  La preuve démontre, même à ce stade, et tel que mentionné ci-dessus, que c’est Gilles Benny, le grand-père de Jean Benny de J. Benny inc., qui était à l’origine, en 1960, de l’appareil de rôtisserie commercial.  Il l’avait utilisé dans ses propres restaurants et son entreprise avait éventuellement donné naissance à J. Benny Inc.

[53]        Peut-on prétendre qu’en faisant référence à ce fait historique que J. Benny inc. agit de façon à créer de la confusion et que ses services sont susceptibles d’être liés au nom et aux services de Rôtisseries Benny?  Le Tribunal est d’avis qu’à ce stade, la réponse doit être dans la négative, particulièrement en considération des autres motifs indiqués ci-dessus.

[54]        Il se peut que le juge au fond ait le bénéfice de plus de preuves, soit quant à la confusion, soit quant à la perte d’achalandage.  Mais, de la preuve faite à ce stade, le Tribunal conclut que Rôtisseries Benny n’a pas satisfait à son fardeau de démonstration quant à l’apparence de droit, même douteux, concernant la commercialisation trompeuse.

[55]        Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis qu’une injonction interlocutoire n’est pas appropriée ni méritée dans le présent cas.

4.1.3.    Les autres critères

[56]        Ayant conclu quant à l’absence d’apparence de droit, le Tribunal n’a pas à trancher la question du poids relatif des inconvénients.  Cela dit, dans le contexte d’un droit douteux le Tribunal aurait eu énormément de difficulté à ignorer l’impact néfaste d’une injonction interlocutoire sur les opérations de J. Benny inc. et ses nombreux franchisés, particulièrement en considération du fait qu’en 1989 la Requérante n’a pas soulevé d’objection sur l’utilisation de la dénomination « Benny & Plus ».

[57]        Quant au préjudice sérieux ou irréparable, Rôtisseries Benny n’a pas satisfait à son fardeau, et ce pour les mêmes raisons exprimées ci-haut, notamment quant à la question de perte d’achalandage.

[58]        En ce qui concerne les autres arguments soulevés par les parties, le Tribunal considère qu’ils ne sont pas de nature ou d’une importance à modifier les motifs au stade d’une injonction interlocutoire.

            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[59]        REJETTE la requête de Les Placements 1360 inc. pour injonction interlocutoire;

[60]        LE TOUT, avec dépens.

 

 

__________________________________

Gary D.D. Morrison, J.C.S.

 

Me Eric Lalanne

DE GRANDPRÉ CHAIT

Procureurs de la Requérante

 

Me Alexandre Archambault

ROBIC

Procureurs des Intimées

 

Dates d’audience[28] :

5, 6 et 7 juin 2013

 



[1]     L.R.C. (1985), c. T-13.

[2]     Code civil du Québec.

[3]     Les Intimées comprennent également les franchisés qui utilisent la dénomination « Benny & Co ».

[4]     Beloeil, LaPrairie et Boucherville.

[5]     Pièce R-7.

[6]     La preuve ne démontre pas que Rôtisseries Benny a intenté des procédures contre ces autres membres de la famille Benny.

[7]     A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 43.

[8]     Loi sur les marques de commerce, préc. note 1, art. 19.

[9]     Id., art. 7 b) et 20 (1).

[10]    Par voie de lettre en date du 17 avril 2014 transmise pendant le délibéré, les procureurs des Intimées informent le Tribunal d’un fait qui n’est pas autrement en preuve, et ce sans admission de la Requérante et sans requête pour la réouverture de la preuve.  La Requérante conteste un tel moyen de procéder.  Dans telles circonstances, le Tribunal ne prend aucunement en considération le contenu de ladite lettre datée du 17 avril 2014, le tout tel que confirmé par lettre du juge en date du 2 mai 2014.

[11]    Pièce R-8.

[12]    Pièce R-8.

[13]    Pièce R-9.

[14]    Pièces R-79 et D-2.

[15]    Pièce R-80.

[16]    Pièce D-4.

[17]    Kellogg Salada Canada inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce), [1992] 3 C.F. 442, (C.A.F.), p. 456.

[18]    Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., [2006] 1 R.C.S. 772, par. 3.

[19]    Julia Wine Inc. (Re), 2013 COMC 45 (CanLII).

[20]    Pièce R-9, numéro 1501310.

[21]    Interrogatoire de Pierre Benny du 17 janvier 2012, p. 132 à 134.

[22]    Pièces D-25, D-37, D-38, D-42, D-73, D-78, D-32, D-33, D-35, D-57, D-1, D-14, D-15, D-28 et Déclaration commune des faits admis.

[23]    Pièces D-6 et R-59, p. 2.

[24]    Pièce R-35.

[25]    Loi sur les marques de commerces, préc. note 1.

[26]    Kirbi AG  c. Gestions Ritvik Inc., [2005] 3 R.C.S. 302.

[27]    [2011] 2 R.C.S. 387

[28]    Le 10 mars 2014 a eu lieu l’audition d’une requête pour ordonnance de sauvegarde de la part de la même Requérante, laquelle a été rejetée séance tenante.  Le procureur de la Requérante conteste que la preuve déposée pour les fins de ladite requête soit retenue pour les fins du présent jugement, tandis que les Intimées sont d’opinion inverse.  Le Tribunal considère que ce n’est pas nécessaire de prendre ladite preuve en considération pour les fins du présent jugement et, donc, le Tribunal ne l’a pas fait.

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