Décision

[1]                Statuant séance tenante sur l'appel de deux jugements rendus le 25 avril 2001 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean Guibault), qui a accueilli l’action en injonction permanente de l'intimée contre chacune des appelantes, la Cour a rejeté le pourvoi avec dépens, les motifs devant être déposés ultérieurement.

[2]                Voici les motifs de ce rejet.

I.          Contexte factuel et jugement de première instance

[3]                L’intimée, constituée en 1996 sous la dénomination sociale « Gestion Ian Obidniak inc. » fait immatriculer la raison sociale « Montréal Auto Prix » en mai 1997. Par la suite, en juin 1997, elle modifie cette dénomination, devenant « Montréal Auto Prix inc. ». Depuis lors, elle exploite sous ce nom une entreprise spécialisée dans l’achat et la vente de véhicules usagés, usant d’un concept axé sur la vente au volume, un type particulier de publicité et le développement d’une image distinctive assise sur la marque « Auto Prix ». Son établissement est situé sur le boulevard Métropolitain, à St-Léonard (maintenant un arrondissement de la ville de Montréal).

[4]                Conformément aux dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales[1], l’intimée a été radiée le 9 mai 1998, faute d’avoir produit sa déclaration annuelle. Cette radiation a cependant été révoquée le 16 octobre 1998. Dans l’intervalle, l’intimée n’a jamais cessé ses activités ni cessé d’utiliser la marque « Auto Prix ». En mai 2000, elle dépose d’ailleurs une demande d’enregistrement de cette marque auprès du registraire des marques de commerce.

[5]                Les appelantes, qui exploitent elles aussi des entreprises d’achat et de vente de véhicules usagés, utilisent également, dans le cours ordinaire de leurs affaires, pour leur mise en marché et leur publicité, le terme « Auto Prix ». L’appelante 9088-5062 Québec inc. (« 9088 ») a été constituée le 13 mars 2000, et l’usage qu’elle fait du terme « Auto Prix » est postérieur à celui de l’intimée. Les choses sont moins claires pour ce qui est de l’appelante 9055-6473 Québec inc. (« 9055 »), qui a été constituée le 15 octobre 1997 et qui prétend utiliser le terme « Auto Prix » depuis octobre 1997, d’abord comme partie de la raison sociale « Auto Prix Gouin » et, depuis 2000, comme partie des raisons sociales « Auto Impact Prix enr. », « Auto Prix enr. » et « Auto Impact Prix ». Elle utilise en outre le terme « Auto Prix » seul.

[6]                L’établissement de l’appelante 9055 se trouve dans le nord de Montréal, sur la rue Lachapelle, tandis que celui de l’appelante 9088 se trouve à Laval.

[7]                En juin 2000, alléguant commercialisation trompeuse et concurrence déloyale (par passing off), l’intimée intente une action en injonction contre chacune des appelantes, réclamant que ces dernières cessent d’utiliser le terme « Auto-Prix » dans le cadre et aux fins de leurs entreprises respectives. L’affaire est entendue au stade de l’injonction permanente.

[8]                Le 25 avril 2001, par deux jugements dont les motifs et les conclusions sont les mêmes, la Cour supérieure, sous la plume du juge Guibault, donne raison à l’intimée et prononce en conséquence à l’endroit de chaque appelante les ordonnances suivantes :

[115]    ORDONNE à intimée 9055-6473 Québec inc. [ou 9088-5062 Québec inc.], à ses actionnaires, propriétaires, dirigeants, administrateurs, employés, représentants à quelque titre que ce soit de ne pas UTILISER ET DE CESSER D'UTILISER au Québec la marque de commerce, le nom commercial et la raison sociale incluant les mots « Auto Prix » ou toute marque ou nom commercial pouvant porter à confusion avec le nom et la marque de la requérante et ce, relativement à des services d'achat et de vente de véhicules usagés.

[116]    De ne pas DIFFUSER ET DE CESSER DE DIFFUSER OU DE PERMETTRE que soit diffusée au Québec quelque publicité imprimée dans quelque journal, revue, magazine que ce soit reproduisant le nom et la marque de commerce « Auto Prix » le tout en relation avec des services, d'achat et de vente de véhicules usagés;

[117]    De ne pas DIFFUSER ET DE CESSER DE DIFFUSER OU PERMETTRE que soit offert ou diffusé au Québec quelque publicité que ce soit sur quelque média que ce soit incluant sans restriction la radio, la télévision, l'Internet, reproduisant le nom ou la marque de commerce « Auto Prix » et ce, dans le domaine et les services d'achat et de vente de véhicules usagés;

[118]    De ne pas OFFRIR ET DE CESSER D'OFFRIR des services d'achat et de vente de véhicules usagés à savoir des camions et des automobiles sous la marque et le nom « Auto Prix » ou tout autre marque ou nom commercial pouvant porter à confusion avec la marque de commerce et le nom qui est utilisé par la requérante;

[9]                Selon le juge de première instance, l’utilisation que font les appelantes du terme « Auto Prix » est une pratique trompeuse et déloyale, puisqu’elles se sont appropriées un terme, qui est aussi, une marque de commerce ou un nom commercial, que l’intimée utilisait avant elles et sous lequel elle a acquis sa notoriété. Il estime que l’action de l’intimée, qui repose à la fois sur les articles 6 et 7 de la Loi sur les marques de commerce[2] et sur l’article 1457 C.c.Q., est bien fondée puisqu’il y a risque évident de confusion entre les termes utilisés par les parties aux fins de leurs commerces, termes qui sont identiques et qui sont employés pour des entreprises similaires, s’adressant à la même clientèle, dans une même région géographique (celle du grand Montréal). Le juge estime également que les différences existant entre les divers aspects physiques des commerces des parties et les façons dont elles usent du terme « Auto Prix » ne suffisent pas à empêcher la confusion. Sur la question du préjudice, le juge écrit notamment que :

[58]      Tel qu'établi, le risque de confusion entre le nom de la demanderesse et ceux des intimées est évident, R-8 en établit la preuve de façon irrévocable. Il n'était donc pas nécessaire pour la requérante de prouver quelque dommage que ce soit et au-delà de toute perte que pourrait subir suite à l'opération les commerces des intimées sous un même nom, le droit à son image, à sa réputation et la mise en place d'un nouveau concept dans la vente des véhicules usagés justifient le recours en injonction.

[10]           Le juge constate tout de même que la preuve révèle des méprises chez certains clients, qui ont de fait confondu l’entreprise de l’intimée avec celles des appelantes, ou vice-versa, et il est d’avis que l’intimée pourra subir un préjudice grave si les appelantes ne sont pas empêchées de continuer à se servir de la marque ou du terme « Auto Prix ».

[11]           Le juge décide également que la Cour supérieure a toute compétence sur le litige : l’intimée aurait sans doute pu, en vertu des articles 83 et suivants de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, demander au registraire des entreprises d’ordonner aux appelantes de cesser d’utiliser le nom « Auto Prix », mais ce recours n’est pas obligatoire et n’affecte pas la compétence de la Cour supérieure en matière de commercialisation trompeuse et de concurrence déloyale.

II.         Appel et moyens d’appel

[12]           Reprenant les arguments soumis au juge de première instance, les appelantes présentent plusieurs moyens dont l’essentiel peut être résumé comme suit :

1°        L’intimée pouvait se prévaloir du recours que lui offrent les articles 83 et suivants de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Ce recours étant aussi efficace que l’injonction permanente, celle-ci aurait dû être rejetée;

2°        La Loi sur les marques de commerce ne s’applique pas en l’espèce, la marque qu’allègue l’intimée n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement et ne pouvant du reste faire l’objet d’un tel enregistrement, dont une autre personne est déjà titulaire;

3°        Le juge de première instance a erré en droit en dispensant l’intimée de faire la preuve du préjudice que lui causerait le fait que les appelantes utilisent le terme « Auto Prix ». La preuve révèle par ailleurs que l’intimée n’a subi aucun préjudice. La seule preuve contraire consiste en ouï-dire irrecevable;

4°        Le juge a erré en concluant à la confusion entre les termes utilisés par les parties. Il existerait au contraire entre ces noms et la façon dont ils sont respectivement employés des différences significatives qui feraient échec au diagnostic de confusion;

5°        À tout événement, les mots « Auto » et « Prix » sont des noms communs, ressortissant du langage ordinaire, et l’intimée ne peut prétendre se les approprier. Il s’agit de surcroît de termes sans caractère distinctif, qui sont purement descriptifs (comme dans l’expression « Montréal Auto Prix Grossiste ») et qui ne sont pas susceptibles de constituer une raison sociale ou une marque de commerce valable;

6°        Le juge de première instance aurait dû débouter l’intimée de son action en raison de l’usage antérieur du terme « Laval Auto Prix » par un tiers;

7°        Le juge de première instance aurait jugé ultra petita en reprochant à l’appelante 9055 d’exploiter son commerce illégalement et « ainsi provoquer la cessation des activités de l’appelante 9055-6473 Québec inc. »[3].

[13]           L’intimée reprend pour sa part les moyens retenus par le juge de première instance, avec quelques ajouts et précisions.

III.        Analyse

A.        Marque de commerce de l’intimée

[14]           L’article 2 de la Loi sur les marques de commerce définit ainsi la marque de commerce :

2.         Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« marque de commerce » Selon le cas :

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée.

[15]           En l’espèce, la preuve, comme l’a du reste souligné le juge de première instance, révèle tout d’abord que le terme « Auto Prix » est utilisé depuis quelques années par l’intimée, qui, à grands renforts de publicité, a rapidement bâti là-dessus la notoriété de son entreprise et de ses services, de façon à les identifier et à les différencier des autres entreprises oeuvrant dans le marché fort compétitif de la vente et de l’achat des véhicules usagés. Elle en fait un usage continu et constant, toute sa publicité et sa mise en marché sont axées là-dessus, c’est le terme sous lequel elle s’affiche; elle cultive son achalandage en fonction de ce terme, sous lequel elle est désormais connue et réputée. Il s’agit bien là de la marque distinctive des services et du commerce de l’intimée.

[16]           Ensuite, à lui seul, le fait que l’intimée utilise une marque composée de deux noms communs, issus du langage courant, n’empêche pas cette marque d’être distinctive et, donc, d’être une marque de commerce au sens de la Loi sur les marques de commerce. Nombre de marques sont constituées d’une combinaison de noms communs, ce qui n’en altère pas le caractère distinctif, dans la mesure où ils n’ont pas qu’une simple vocation descriptive. Notre Cour, dans Via Rail Canada c. Location Via-Route inc.[4] n’a pas décidé autrement, malgré ce qu’en disent les appelantes. Dans cette affaire, la société Via Rail réclamait en effet un droit d’usage exclusif sur le mot « via » dont elle prétendait empêcher l’utilisation par toute autre personne (et en l’instance, par la société Location Via-Route). C’est dans ce contexte que la Cour, constatant que le mot « via » est un mot du langage courant, largement utilisé dans toutes sortes de contextes (y compris celui de plusieurs marques de commerce), déclare que ce mot ne peut faire l’objet d’un droit d’usage exclusif ni constituer, à lui seul, une marque distinctive. Par contre, il est clair qu’une combinaison de mots même communs peut avoir un caractère distinctif ou constituer une marque distinctive, ce qui est le cas ici.

[17]           Enfin, le juge de première instance a décidé que l’usage antérieur du nom « Laval Auto Prix » par une entreprise de Laval ne fait pas en l’espèce obstacle au caractère distinctif de la marque de l’intimée, et ce, en raison des différences existant entre les activités de l’intimée et celles de cette autre entreprise (qui se spécialise dans la vente d’un type très particulier de véhicules usagés). Les appelantes n’ont pas montré ce en quoi cette détermination serait entachée d’une erreur manifeste et dominante ou ne serait pas étayée par la preuve.

[18]           Alternativement, le terme « Auto Prix » fait partie du nom commercial de l’intimée, au sens de l’article de la Loi sur les marques de commerce et de son nom au sens des lois québécoises, notamment la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, sociétés et personnes morales et la Loi sur les compagnies[5], nom qui est susceptible de protection, selon des règles analogues à celles de la protection des marques[6].

B.        Application de la Loi sur les marques de commerce et de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, sociétés et personne morales

[19]           Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la Loi sur les marques de commerce ne s’applique pas seulement aux marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement. Comme l’indique la Cour suprême dans Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.[7], sous la plume du juge LeBel, elle s’applique aussi aux marques non déposées (c’est-à-dire aux marques non enregistrées) :

28        Les parties ne contestent pas le pouvoir constitutionnel du Parlement de réglementer les marques de commerce déposées. On débat plutôt du droit du Parlement de créer un recours civil visant les marques de commerce non déposées. L’intimée prétend que le seul régime de réglementation établi par la Loi sur les marques de commerce est celui qui régit les marques de commerce déposées. À mon avis, il s’agit là d’une qualification inexacte de la Loi. La Loi sur les marques de commerce établit un régime de réglementation tant des marques de commerce déposées que des marques de commerce non déposées.

29           La protection des marques de commerce non déposées est essentielle à la légitimité et à l’efficacité des marques déposées ainsi qu’aux normes juridiques qui les régissent. La Loi sur les marques de commerce vise, de toute évidence, les échanges dans l’ensemble plutôt qu’un secteur d’activité particulier. Il ne fait aucun doute que la protection des marques de commerce s’applique à tous les secteurs d’activité des différentes provinces. Une compétence fédérale - provinciale partagée signifierait que chaque législature provinciale serait en mesure d’apporter des modifications qui pourraient avoir pour effet d’assurer aux marques de commerce non déposées une meilleure protection qu’aux marques déposées et de compromettre ainsi l’efficacité et l’intégrité de la Loi sur les marques de commerce fédérale. L’absence de recours civil intégré au régime de la Loi et applicable à toutes les marques, déposées ou non déposées, inciterait également au dédoublement des voies de recours et des procédures d’application et même à la mise en place de régimes contradictoires, ce qui compromettrait l’efficacité de la protection des marques de commerce.

30        La Loi sur les marques de commerce renferme d’ailleurs de nombreuses dispositions touchant les marques de commerce non déposées : « le Parlement, par les articles 1 à 11 de la Loi sur les marques de commerce, a prescrit les règles relatives à ce qui constitue une marque de commerce et son adoption, que cette marque soit enregistrée ou non » (Royal Doulton, p. 374).  Aux termes de la Loi, la principale différence entre les marques de commerce déposées et les marques de commerce non déposées réside dans le fait que le titulaire d’une marque déposée jouit de droits plus étendus :

[…]

L’enregistrement d’une marque de commerce confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser cette marque partout au Canada, ainsi qu’un droit de recours pour toute violation de ce droit (art. 19‑20). De plus, pour exercer ces droits, il n’est pas nécessaire d’établir l’existence de la marque elle-même.  L’enregistrement constitue une preuve suffisante. Cependant, qu’elles soient déposées ou non, les marques de commerce demeurent des marques de commerce parce qu’elles partagent les mêmes caractéristiques juridiques.

31        Rien ne permet de croire que le système d’enregistrement établi par la Loi sur les marques de commerce visait à créer deux régimes de protection distincts. Ce système s’applique à la fois aux marques de commerce déposées et aux marques de commerce non déposées. Il régit l’adoption, l’utilisation, la cession et l’exercice des droits relatifs à toutes les marques de commerce. Puisque les marques de commerce ont pour but de protéger l’achalandage ou la réputation associés à une entreprise et d’empêcher la confusion sur le marché, l’établissement d’un régime global applicable à la fois aux marques déposées et aux marques non déposées s’avère alors nécessaire pour assurer une protection suffisante. Pour que toutes les marques de commerce soient protégées, le régime de réglementation doit s’appliquer également aux marques non déposées. La Loi sur les marques de commerce représente plus qu’un simple système d’enregistrement.

[…]

58.       Comme le juge Sexton l’a conclu au nom des juges majoritaires de la Cour d’appel, cet argument n’est pas fondé en droit. L’enregistrement d’une marque n’en change pas la nature; il confère des droits plus efficaces contre les tiers.  Qu’elles soient déposées ou non, les marques conservent toutefois certains attributs juridiques communs. Elles accordent le droit exclusif d’utiliser un nom ou un signe distinctif (Ciba‑Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120 , p. 134; Gill et Jolliffe, p. 4‑13 et 4‑14). En fait, en autorisant la cession de marques non déposées, la Loi sur les marques de commerce reconnaît l’existence de l’achalandage qui résulte de ces marques ainsi que les droits de propriété qui s’y rattachent.  L’enregistrement ne fait que faciliter la preuve du titre de propriété (par. 76, 77 et 81 des motifs du juge Sexton). […]

(Soulignements ajoutés.)

[20]           Dans la mesure où le terme distinctif employé par l’intimée répond aux exigences de la définition de « marque de commerce » au sens de la Loi sur les marques de commerce, ce qui est le cas, il bénéficie du régime de protection établi par cette loi. Il existe bien sûr, comme le relève la Cour suprême, des différences entre les régimes applicables au titulaire d’une marque de commerce enregistrée et au titulaire d’une marque de commerce qui ne l’est pas (ou qui n’est qu’en instance d’enregistrement), mais cela n’altère pas, ainsi que le souligne la Cour suprême, le droit de l’un ou de l’autre d’utiliser exclusivement la marque et de protéger son achalandage et les droits qui s’y rattachent. Cela n’affecte pas non plus le droit de l’un ou de l’autre d’intenter une action en commercialisation trompeuse.

[21]           Cela étant, l’intimée, sur la base de sa marque ou de son nom commercial, pouvait donc fonder son recours sur l’article 7, paragr. b), de la Loi sur les marques de commerce, tout autant que sur l’article 1457 C.c.Q.[8], qui s’applique en matière de commercialisation trompeuse, et adresser sa demande d’injonction à la Cour supérieure, qui a pleine compétence en vertu des articles 52 et 53.2 de la Loi sur les marques de commerce ou en vertu des règles ordinaires du Code de procédure civile. Les articles 83 et suivants de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales ne peuvent donc pas y faire échec et d’autant moins que ces dispositions paraissent d’usage facultatif.

C.        Commercialisation trompeuse

[22]           Les appelantes se sont-elles livrées à de la commercialisation trompeuse aux dépens de l’intimée?

[23]           L’article 7, paragr. b), de la Loi sur les marques de commerce énonce que :

7.                  Nul ne peut :

[…]

b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;

[…]

[24]           Les tribunaux ont maintes fois interprété cette disposition. Selon la jurisprudence, trois éléments sont nécessaires à une action en commercialisation trompeuse : « l’existence d’un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur »[9]. Les mêmes exigences valent par ailleurs sous l’empire de l’article 1457 C.c.Q., qui peut également servir d’assise au recours de l’intimée. La preuve de l’intention frauduleuse ou de la malice du contrevenant n’est pas requise[10].

[25]           En l’espèce, ces trois éléments sont présents.

1.         Achalandage

[26]           Premièrement, l’intimée a prouvé l’existence d’un achalandage rattaché à sa marque de commerce (ou à son nom commercial). Dans Ciba‑Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., précité, le juge Gonthier explique que la notion d’achalandage doit être prise « dans un sens très large, englobant non seulement les gens qui constituent la clientèle mais aussi la réputation et le pouvoir d’attraction qu’exerce un commerce donné sur la clientèle »[11]. Dans Kisber & Co. c. Ray Kisber & Associates inc., la juge Rousseau-Houle, au nom de la majorité, écrit que :

Le droit d’être protégé contre la commercialisation trompeuse est lié à la notoriété acquise par l’usage d’un nom, d’une marque ou d’un produit. Cette notoriété est due au fait que le commerce ou le produit a acquis au fil du temps un achalandage et une réputation bien établis sur le marché. […][12]

Comme on l’a vu précédemment, le juge de première instance a conclu que l’intimée a fait la preuve de cette notoriété et du lien bien établi entre son nom et son achalandage. Les appelantes n’ont pas montré ce en quoi cette détermination serait erronée.

2.         Déception du public (représentation trompeuse) : la confusion

[27]           Deuxièmement, il y a ici déception du public, ou représentation trompeuse, par confusion entre les commerces des parties du fait de leur usage commun du terme  « Auto Prix ». Selon le juge de première instance, cette confusion s’impose d’ailleurs comme une évidence.

[28]           L’article 6 de la Loi sur les marques de commerce définit comme suit la confusion et explique les critères qui permettent de la diagnostiquer :

6. (1)    Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

[…]

(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.

[29]           En l’espèce, le juge de première instance, en application de ces critères, a conclu à l’existence d’une confusion entre la marque et le nom de l’intimée (« Auto Prix ») et le nom sous lequel les appelantes commercialisent leurs services et leurs entreprises (« Auto Prix »). Les appelantes ne nous convainquent pas de réformer cette conclusion.

[30]           Dans Montréal Auto prix inc. c. 9078-7995 Québec inc.[13], la Cour, sous la plume du juge Morin, rappelle en ces termes la perspective dans laquelle il faut analyser la notion de confusion au sens des articles 6 et 7 de la Loi sur les marques de commerce :

[23]      Or, la Cour d'appel fédérale a bien souligné comment doit être appliqué cet article dans l'arrêt Miss Universe Inc. c. Bohna:

To decide whether the use of a trade-mark or of a trade-name causes confusion with another trade-mark or another trade-name, the Court must ask itself whether, as a matter of first impression on the minds of an ordinary person having a vague recollection of that other mark or name, the use of both marks or names in the same area in the same manner is likely to lead to the inference that the services associated with those marks or names are performed by the same person, whether or not the services are of the same general class.

In determining whether there is a likelihood of confusion, the Court shall have regard to all the surrounding circumstances, including those described in subsection 6(5) above. [renvoi omis.]

[24]      Dans l'affaire British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals, la Cour de l'échiquier du Canada a, pour sa part, précisé que ce n'est pas une analyse pointue et tatillonne qui doit être effectuée pour décider de la question, mais plutôt un examen général dans la perspective d'un consommateur raisonnablement prudent:

In determining whether the registration of a trade mark should be expunged on the ground of this similarity to a mark already registered for use in connection with similar wares it is not a correct approach to solution of the problem to lay the two marks side by side and make a careful comparison of them with a view to observing the differences between them.   They should not be subjected to careful analysis; the Court should rather seek to put itself in the position of a person who has only a general and not a precise recollection of the earlier mark and then sees the later mark by itself; if such a person would be likely to think that the goods on which the later mark appears are put out by the same people as the goods sold under the mark of which he has only such a recollection, the Court may properly conclude that the marks are similar.  The reasons for this guiding rule are sound.  Similar marks are not identical marks and dissimilarity of marks implies some difference between them, for without any difference they would be identical.  A careful analysis of the marks with a view to ascertaining differences fails to observe this important distinction.  Moreover, it is the likely effect of the use of the later mark on the minds of ordinary dealers or users generally that must be considered and people as a rule have only a general recollection of a particular thing, rather than a precise memory of it. [renvoi omis.]

[25]      La même idée a été reprise par la Cour fédérale dans l'affaire Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd. :

To determine whether two trade marks are confusing one with the other it is the persons who are likely to buy the wares who are to be considered, that is those persons who normally comprise the market, the ultimate consumer.  That does not mean a rash, careless or unobservant purchaser on the one hand, nor on the other does it mean a person of higher education, one possessed of expert qualifications.  It is the probability of the average person endowed with average intelligence acting with ordinary caution being deceived that is the criterion and to measure that probability of confusion the registrar of trade Marks or the Judge must assess the normal attitudes and reactions of such persons.

In considering the similarity of trade marks it has been held repeatedly that it is not the proper approach to set the marks side by side and to critically analyze them for point of similarities and differences, but rather to determine the matter in a general way as a question of first impression. [renvoi omis.]

[31]           Ces propos sont mutatis mutandis applicables à la confusion susceptible d’exister entre deux noms commerciaux ou entre une marque de commerce et un nom commercial.

[32]           Le client ordinaire, raisonnable et avisé, mais sans plus[14], serait en effet, selon le standard de la première impression, susceptible d’être trompé par l’emploi que les appelantes, même sans intention frauduleuse, font de la marque de l’intimée et la confusion qu’engendre cet emploi répond à tous les critères de l’article 6 de la Loi sur les marques de commerce.

[33]           Tout d’abord, la marque en cause est distinctive et l’intimée a démontré sa notoriété et le rattachement de cette notoriété à son entreprise.

[34]           Ensuite, l’intimée utilise cette marque depuis 1997. Les appelantes prétendent qu’en réalité, elle n’aurait commencé à l’utiliser qu’en 1998. Elles font par ailleurs valoir que 9055 aurait commencé à utiliser le terme « Auto Prix » en octobre 1997, comme partie du nom « Auto Prix Gouin » et elles renvoient sur ce point à un document malheureusement illisible figurant à la page 1014 de leur mémoire. Ce document fait partie de la pièce I-32 et il semble être daté du 15 septembre 1998. Par contre, un document reproduit à la page 1011 du mémoire (il s’agit de la déclaration annuelle de l’appelante 9055, pour l’année 1999) fait état de la date d’immatriculation de l’entité (18 octobre 1997) et mentionne également que l’appelante 9055 utilise le nom « Auto Prix Gouin enr. ».

[35]           Le juge de première instance n’a pas retenu cette prétention, que conteste d’ailleurs l’intimée. Celle-ci affirme qu’aucune preuve n’a été faite de l’inscription de ce nom (« Auto Prix Gouin enr. ») auprès du registraire des entreprises ou auprès d’une autre instance. Le juge de première instance a statué que 9055 n’avait en fait commencé à utiliser véritablement le terme « Auto Prix » qu’en 2000 et rien dans le dossier d’appel ne permet d’infirmer cette détermination. Le fait qu’une déclaration annuelle de l’appelante 9055, produite en 1999, fasse mention du nom « Auto Prix Gouin enr. » ne fait pas preuve suffisamment de l’usage véritable de ce nom et ne prouve pas non plus que cet usage a commencé en même temps que l’immatriculation, en octobre 1997.

[36]           Par ailleurs, le juge de première instance a retenu que l’intimée avait bel et bien commencé à utiliser le terme « Auto Prix » en 1997 et, donc, antérieurement aux appelantes. Rien ne permet d’infirmer cette détermination, qui est étayée par la preuve[15].

[37]           De plus, à l’instar du juge de première instance, il faut noter que, 9088 ayant été constituée en 2000, elle ne peut pas prétendre à un usage antérieur du terme « Auto Prix ».

[38]           Passant au troisième et au quatrième des critères énoncés par l’article 6 de la Loi sur les marques de commerce, il faut constater que les biens et services vendus par les parties sont similaires pour ne pas dire identiques, tout comme le sont leurs commerces. Les appelantes font grand état des différences qui existeraient à ce chapitre, différences que le juge de première instance n’a pas jugé significatives. On ne peut lui donner tort, les commerces des parties étant fort ressemblants. Le fait que les appelantes gèrent leurs affaires de façon plutôt traditionnelle, alors que l’intimée se vante d’avoir un concept plus moderne et plus original n’est pas une différence suffisante. N’est pas non plus suffisant le fait que les appelantes et l’intimée emploient une graphie différente pour les mots « Auto Prix », que leurs établissements n’aient pas la même apparence physique, ou que leurs couleurs ne soient pas les mêmes. La différence entre les types de véhicules qu’elles vendent n’est pas non plus déterminante. On parle bien dans tous les cas du même genre de biens et de services et du même genre de commerce, à savoir la vente et l’achat de véhicules usagés de catégories semblables.

[39]           Quant au cinquième critère, le degré de ressemblance entre les noms ou marques employés en l’espèce est à son plus élevé, puisque ces noms sont identiques, les parties usant toutes du terme « Auto Prix ».

[40]           Compte tenu de l’ensemble de ces critères, considérés globalement, on doit conclure qu’il y a confusion ou, du moins, que la situation est susceptible de créer confusion, confusion qui est probable[16]. C’est la conclusion à laquelle le juge en est venu au terme d’une analyse conforme aux principes établis, conclusion qu’il n’y a pas lieu de réformer.

[41]           L’intimée a partiellement confirmé l’existence de ce risque ou de cette probabilité de confusion en usant de ouï-dire, mais les appelantes n’ont pas formulé d’objections en temps utile. Cette preuve est donc recevable (article 2869 C.c.Q.). Bien sûr, sa force probante n’est pas nécessairement très grande. En l’espèce, toutefois, elle s’ajoute aux autres éléments démontrant la confusion.

3.         Préjudice

[42]           Dans Ciba-Geigy, précité, la Cour suprême parle de « dommages actuels ou possibles pour le demandeur »[17], citation qui est reprise dans Kirkbi AG[18]. Dans Kisber & Co., précité, la majorité, sous la plume de la juge Rousseau-Houle, écrit que le demandeur, aux fins de son action en commercialisation trompeuse, doit établir qu’« il subit ou est susceptible de subir des dommages à cause de la croyance erronée engendrée par la représentation trompeuse du défendeur »[19].

[43]           Le juge de première instance a conclu à l’existence d’un préjudice probable.

[44]           La preuve permet en effet de conclure de façon prépondérante que le risque de préjudice, en raison de la confusion, est bien réel. Il est vrai que l’intimée, au moment où elle intente son action en injonction, n’a pas encore subi de préjudice pécuniaire quantifiable (ses affaires sont même florissantes), mais l’on comprend que ce ne sera plus le cas si on laisse les appelantes usurper son nom ou continuer de profiter de la confusion engendrée par l’identité du nom sous lequel elles commercialisent toutes trois leurs services.

* * *

[45]           L’intimée répondant à toutes les conditions, elle pouvait donc intenter son action en commercialisation trompeuse contre les appelantes et pouvait en conséquence, pour faire valoir ses droits, solliciter une injonction permanente, ce qu’elle a fait avec diligence.

[46]           L’injonction n’a pas qu’une dimension curative, elle a aussi une vocation préventive, qui trouve ici à s’exprimer pleinement.

D.        Conclusions ultra petita à l’égard de l’appelante 9055

[47]           Le jugement de première instance, aux paragraphes 67 et 72, exprime vigoureusement le souhait que cessent les activités de l’appelante 9055, activités qui, à l’époque des faits en litige, étaient exploitées illégalement, en violation du règlement de zonage applicable et en l’absence du permis requis. Dans leur mémoire, les appelantes semblent reprocher au juge de première instance d’avoir donné suite à ce souhait dans le dispositif du jugement.

[48]           Ce n’est toutefois pas le cas. Les conclusions du juge à l’endroit de l’appelante 9055 ne l’enjoignent nullement de cesser toute activité, mais lui interdisent seulement de le faire en employant la marque « Auto Prix » ou tout autre nom susceptible d’engendrer de la confusion avec la marque de l’intimée. Il n’y a pas d’ultra petita.

E.        Caractère approprié des conclusions des jugements de première instance

[49]           Enfin, contrairement à ce qu’allèguent les appelantes, les ordonnances contenues aux deux jugements de la Cour supérieure sont appropriées. Il n’y avait pas lieu pour le juge de première instance de rendre des ordonnances limitées, de la nature de celles que l’on trouve dans l’arrêt Kisber & Co., précité. En effet, dans cette affaire, les actionnaires des sociétés en cause (des frères) portaient tous deux le même nom de famille, celui de Kisber, et avaient choisi d’employer ce nom dans la raison sociale de leurs sociétés respectives. Considérant le droit à l’usage du nom de famille, dans les circonstances, la Cour a choisi non pas d’interdire à l’intimé l’usage de son propre nom aux fins de son entreprise, mais elle l’a plutôt enjoint d’utiliser son nom d’une façon qui cesse d’engendrer de la confusion avec le nom de l’entreprise de son frère.

[50]           Il n’y a dans cette affaire rien de commun avec la situation de l’espèce.